Comment s’opposer à l’enregistrement d’une marque ?

Afin d’être identifiée par ses clients et de se démarquer de ses concurrents, une société doit choisir et exploiter des signes distinctifs que sont principalement la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou encore le nom de domaine.

Il peut arriver que des tiers souhaitent s’approprier ces signes distinctifs, notamment en déposant une marque pour des produits et services identiques ou similaires. Dans un tel cas, la solution consiste à avoir recours à la procédure d’opposition contre l’enregistrement de la marque déposée par ce tiers.

AGN Avocats vous en dit plus sur cette procédure d’opposition.

En quoi consiste la procédure d’opposition ?

La procédure d’opposition permet de contester l’enregistrement d’une marque en invoquant une antériorité sur le signe distinctif qu’elle reprend.

Cette procédure se déroule devant les offices auprès desquels les marques sont déposées, à savoir notamment l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) pour ce qui concerne les marques françaises ou l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) pour ce qui concerne les marques de l’Union Européenne.

En cas de succès de l’opposition, la demande d’enregistrement de la marque contestée est rejetée et réputée n’avoir jamais existé.

A noter que l’opposition peut porter sur tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement de marque ou simplement sur une partie d’entre eux. La marque contestée pourra ainsi n’être rejetée que partiellement, c’est-à-dire seulement pour les produits et services visés par l’opposition et donc être valable pour le reste des produits et services qu’elle désigne.

Que faut-il démontrer ?

Pour obtenir le rejet de la marque contestée, l’opposant doit démontrer qu’il détient une antériorité valable sur un signe distinctif antérieur. Avant le 11 décembre 2019, date d’entrée en vigueur de la Loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, l’opposant devait être titulaire d’une marque identique ou similaire. Depuis cette date, l’opposant peut se fonder sur d’autres types d’antériorités. Il peut par exemple se fonder sur une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine ou encore une indication géographique.

L’opposant devra démontrer qu’il faisait un usage effectif de ces signes avant le dépôt de la demande d’enregistrement contestée et apporter des preuves d’usage notamment sous la forme d’extraits de son site Internet, de brochures commerciales ou de factures.

Dans la plupart des cas, l’opposant devra également démontrer qu’il existe entre la marque contestée et l’antériorité qu’il invoque un risque de confusion dans l’esprit du public de référence. Ce risque de confusion résulte notamment du caractère distinctif du signe antérieur, de sa notoriété auprès du public et du degré de similitude entre la marque contestée et le signe distinctif antérieur et les produits et services qu’ils désignent.

Qui peut agir ?

L’opposition doit être formée par le titulaire de l’antériorité, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, qui pourra toutefois être représentée par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécifique ou ayant qualité à le faire compte tenu de sa profession, ce qui est notamment le cas des avocats.

Quel est le délai pour former opposition ?

L’opposition doit être formée dans les deux mois suivant la publication de la marque contestée, au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle pour les marques Françaises et dans les trois mois suivant la publication au Bulletin des marques de l’Union Européenne pour ce qui concerne les marques de l’Union Européenne.

Quelles sont les étapes de la procédure d’opposition ?

La procédure d’opposition obéit au respect des droits de la défense et du contradictoire ce qui signifie que chaque partie doit pouvoir exprimer ses arguments et produire les pièces à l’appui de ses demandes. La procédure commence donc par une phase d’instruction, ouverte par l’échange d’observations écrites entre les parties. Ces échanges écrits peuvent être complétés par une demande d’audition devant l’office. Une fois la phase d’instruction clôturée, l’office procède à l’examen du dossier et rend une décision.

Quel est le coût de la procédure d’opposition ?

Outre les frais de conseil, l’opposant doit payer une taxe pour pouvoir formuler sa demande devant l’office. Lorsque l’opposition est formée contre une marque individuelle, en ligne et sur le fondement d’une seule antériorité, cette taxe est de 400 euros pour ce qui concerne la procédure d’opposition contre une marque française devant l’INPI et de 850 euros pour ce qui concerne la procédure d’opposition contre une marque de l’Union Européenne devant l’EUIPO.

A noter que cette taxe s’applique pour chaque opposition : si un opposant souhaite contester plusieurs marques en se fondant sur les mêmes antériorités, il devra former autant d’oppositions que de marques contestées et payer une taxe pour chaque opposition.

La taxe d’opposition peut-elle être remboursée ?

En cas de procédure devant l’EUIPO, la taxe d’opposition sera mise à la charge de la partie perdante et le point sera statué dans la décision de l’office sur l’opposition. Devant l’INPI la redevance n’est pas remboursée, et ce y compris si l’opposition est déclarée irrecevable. Le choix de cette procédure et sa gestion doivent donc faire l’objet d’une grande attention afin d’éviter des frais inutiles.

Combien de temps dure la procédure d’opposition ?

La durée de la procédure d’opposition dépend du nombre d’écritures échangées par les parties durant la phase contradictoire. De manière générale la durée de la procédure d’opposition se situe entre 6 et 12 mois devant l’INPI et entre 12 et 18 mois devant l’EUIPO.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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