Comprendre la nullité et la déchéance d’une marque

Pouvez-vous expliquer les concepts de nullité et de déchéance d’une marque ? 

La nullité d’une marque consiste à demander et à prouver que celle-ci ne remplit pas les critères établis par le code de la propriété intellectuelle. Par exemple, une marque peut être déclarée nulle si elle manque de caractère distinctif, si elle est indisponible ou si celle-ci est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Prenons l’exemple du terme « orange » : pour des services de téléphonie comme la classe 38, ce terme est distinctif, mais pour le commerce de fruits, il serait considéré comme descriptif, ce qui constitue un motif de nullité.  

Si elle est déjà enregistrée auprès de l’INPI, une demande de nullité peut être introduite car on ne peut pas porter atteinte à un droit antérieur.  

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles une marque peut être déclarée nulle ? 

Une marque peut être déclarée nulle pour plusieurs raisons principales. Tout d’abord, si elle est contraire à l’ordre public, par exemple si elle fait l’apologie des drogues, du terrorisme ou va à l’encontre des bonnes mœurs. Ensuite, une marque peut être déclarée nulle si elle manque de caractère distinctif, c’est-à-dire qu’elle est la description usuelle d’un produit ou d’un service. Enfin, une marque peut également être déclarée nulle si elle n’est pas disponible, c’est-à-dire si elle est déjà enregistrée auprès de l’INPI par un tiers.  

Quels sont les motifs les plus courants de déchéance d’une marque ? 

Les motifs les plus courants de déchéance d’une marque sont liés à son non-usage. Une marque enregistrée auprès de l’INPI est valable pour une durée de 10 ans. Cependant, le titulaire doit commencer à l’exploiter dans un délai de 5 ans suivant son enregistrement. Si la marque n’est pas utilisée de manière continue et assidue durant ces 5 ans, un concurrent intéressé par cette même marque peut demander sa déchéance auprès de l’INPI.  

De même, si une marque est devenue par le fait de son titulaire la désignation usuelle du produit ou service, le titulaire peut perdre son droit sur la marque.  

Enfin, si la marque est devenue trompeuse ou illicite au fil du temps, elle peut encourir la déchéance. 

Quels sont les principaux critères pris en compte par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) pour statuer sur la nullité ou la déchéance d’une marque ? 

Pour statuer sur la nullité d’une marque, l’INPI se réfère au code de la propriété intellectuelle. Les critères incluent la conformité aux bonnes mœurs et à l’ordre public, l’absence de marques similaires déjà existantes, et le caractère distinctif de la marque, c’est-à-dire que celle-ci ne doit pas être un terme courant désignant les produits ou services au moment de l’enregistrement. 

Concernant la déchéance, le titulaire de la marque doit prouver une exploitation effective de la marque. Cela signifie que les produits ou services sous cette marque doivent avoir été utilisés de manière continue pendant 5 ans, et non seulement sur une période de quelques mois. Si celui-ci est poursuivi en déchéance pour dégénérescence, il devra prouver qu’il a fait des efforts pour maintenir la distinctivité de sa marque par exemple en adressant des mises en demeure aux tiers utilisant sa marque sous un terme générique. 

Quels sont les délais pour demander la nullité ou la déchéance d’une marque ? 

Le délai pour agir en déchéance d’une marque est de 5 ans. Il n’y a pas de délai pour agir en nullité. 

Quelles sont les étapes à suivre pour introduire une action en nullité ou en déchéance devant l’INPI ? 

Pour introduire une action en nullité ou en déchéance devant l’INPI, suivez les étapes suivantes : 

Rendez-vous sur le site de l’INPI pour commencer la procédure. Il est conseillé de se faire assister par un avocat ou un conseil en propriété industrielle en raison du formalisme précis de la procédure. Rédigez des conclusions détaillées prouvant que : 

• La marque en question ne répond pas aux critères définis par le droit des marques et la propriété intellectuelle (pour une action en nullité). 

• La marque n’a pas été exploitée de manière continue pendant les 5 dernières années (pour une action en déchéance). L’INPI peut accepter une interruption de quelques mois si elle est due à un changement dans l’entreprise, mais l’exploitation doit être substantielle et continue. 

Déposez votre demande avec les preuves nécessaires sur le site de l’INPI. 

Types de preuves nécessaires pour appuyer une demande de nullité ou de déchéance : 

Pour la déchéance : Preuves d’exploitation continue de la marque : par exemple, un site internet montrant les produits et services désignés par la marque, des flyers, ou des documents prouvant les investissements financiers pour promouvoir la marque. 

Pour la nullité : 

• Vérification de l’existence d’une marque similaire déjà enregistrée auprès de l’INPI. 

• Arguments sur la distinctivité de la marque : Une marque qui était autrefois distinctive peut devenir descriptive avec le temps, ce qui peut constituer un motif de déchéance dans certains cas. 

Comment les décisions de l’INPI concernant la nullité ou la déchéance peuvent-elles être contestées ? 

Délai de contestation : Les décisions de l’INPI peuvent être contestées dans un délai d’un mois à partir de la date de leur notification. Par exemple, si une décision est rendue le 10 juillet, vous avez jusqu’au 10 août pour la contester. 

Recours auprès de la Cour d’appel : La contestation se fait en formant un recours auprès de la Cour d’appel compétente. 

Procédure de recours : Une fois le recours formé, une procédure s’ensuit qui peut durer plusieurs mois. Cette procédure implique des échanges d’arguments et de documents entre les parties impliquées. 

Quels sont les coûts associés à une action en nullité ou en déchéance de marque ? 

600 € pour une demande en déchéance ou une demande en nullité fondée sur un seul droit 

150 € par droit antérieur supplémentaire 

Pouvez-vous partager des exemples concrets de cas où une marque a été déclarée nulle ou déchue, et les implications de ces décisions ? 

Des exemples concrets de marques déclarées nulles ou déchues montrent les implications de ces décisions. Prenons le cas de la marque Knacki de Hertha pour ses saucisses. Bien que la marque soit encore active, il existe un risque de déchéance en raison de l’usage publicitaire qui a fait entrer le terme « Knacki » dans le langage courant. Par exemple, les publicités disaient « Mais t’avais dit qu’on ferait des knackis« , ce qui pourrait faire perdre à la marque son caractère distinctif et la rendre susceptible de déchéance. 

Un autre exemple est celui de Danone. Pour célébrer ses 100 ans, Danone avait lancé une campagne publicitaire affirmant « Depuis 100 ans, on ne mange pas un yaourt, on mange un Danone« . Cela incitait les consommateurs à utiliser « Danone » comme terme générique pour désigner les yaourts, risquant ainsi de transformer la marque en un terme d’usage commun. Si cela se produisait, Danone pourrait potentiellement perdre ses droits exclusifs sur le nom pour ses produits laitiers. 

Ces exemples montrent que l’usage publicitaire et la perception du public peuvent influencer la validité d’une marque et entraîner sa déchéance si elle devient un terme générique. 

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